[정보화시대의 법 정보혁명]
미국·일본의 S/W 특허제도
(지상에 발표된 제목 : 소프트웨어 특허제도)
최재원
1998년이면 우리나라에서도 소프트웨어의 특허가 일반화될 것으로 보인다. 이
는 8월호에서 살펴본 바와 같이 특허청에서 디스켓, CD-ROM 등 기록매체에 기
록된 소프트웨어에 경우에는 특허가 가능하도록 심사기준의 개정할 것이기 때
문이다. 종래의 소프트웨어 특허제도가 유명무실했었기 때문에 실질적으로는
소프트웨어 특허제도가 처음 도입되는 것과 같아서 심사의 전문성 등이 우려
되고 있으며, 수혜자인 소프트웨어 개발사들조차도 특허획득에 필수적인 특허
청구범위 등의 법률서류작성에 어려움이 클 것이다. 따라서 이번 달에는 비교
적 소프트웨어 특허가 활발한 미국과 일본의 소프트웨어 특허제도에 대해서
특허청의 심사기준을 간략히 살펴봄으로써 우리나라에 1998년부터 새로이 적
용될 소프트웨어 특허제도에 대한 이해를 돕고자 한다.
미국의 특허 심사기준
미국의 특허상표청(이하 PTO)은 소프트웨어의 특허인정범위에 있어 점차 확대
일로에 있던 종래의 판례들을 수용해 1996년 2월 28일 컴퓨터 관련 발명에 대
한 심사기준의 최종안(이하 심사기준이라 함.)을 발표하였다(E-Robert Yoches
and Esther H. Lim, "미국내의 소프트웨어 관련 발명에 대한 특허보호",
AIPPI·KOREA 국제세미나, 1997.5., 66면).
미국 심사기준에서는 '서술적 재료'(descriptive material)라는 개념(송영
식–이상정–황종환, 제4전정판 지적소유권법, 육법사, 1996., 180면)을 신설
하여 컴퓨터가 인식 가능한 매체에 기록시키는 경우에 기능성을 주는 데이터
구조 및 컴퓨터 프로그램으로 정의되는 '기능적인 서술적 재료'와 소설이나
음악과 같은 '비기능적인 서술적 재료'로 나누어 '기능적인 서술적 재료'가
기계, 방법 또는 제조품으로 특허청구범위(claim)에 기재되는 경우에는 특허
가 가능하다고 하고 있다는 점이다. 즉, '서술적 재료' 그 자체로는 특허대상
이 아니라 하겠다.
이들 요건을 충족시키기 위해서 컴퓨터 프로그램이 첫째, 법정 기계의 일부
분, 둘째, 소프트웨어의 명령을 수행하는 컴퓨터화된 방법의 일부분, 셋째,
컴퓨터가 인식 가능한 매체에 기록(encode)된 것으로 특허청구범위(claim)에
기재된 경우여야 한다. 특히 주목할 만한 것이 바로 셋째로 디스켓, CD-ROM
등 기록매체에 기록(encode)된 소프트웨어(기능적인 서술적 소재)의 특허가
가능하다고 하고 있다는 점이라 하겠다(E-Robert Yoches and Esther H. Lim,
앞의글, 71-72면).
특허출원의 기초
우리나라를 비롯해서, 세계각국에 특허를 출원(특허청구)하기 위해서는 청구
범위(claim), 명세서, 도면 등을 갖추어 특허청에 제출하여야 한다. 여기서
특허 청구범위(claim)라 함은 특허를 획득하기를 원하는 대상 그 자체를 말하
며, 명세서는 당해 발명의 실시에 관한 상세한 설명에 해당한다. 명세서를 작
성함에 있어서는 특허를 실시함에 있어 당해 기술 분야에서 평균적인 전문가
가 특별한 실험 없이도 발명을 만들고 사용할 수 있을 정도('용이실시 가능
성'(Enablement))로 최대한 상세히 기술하여야 하며, 또한 미국에 있어 독특
한 요건으로 당해 발명을 수행하는 '가장 바람직한 실시예'(best mode)를 기
재해야만 한다(E-Robert Yoches and Esther H. Lim, 앞의글, 78-79면).
그러나 실제로는 특허를 획득하고자 원하는 출원인은 가능한한 상세하지 않
게 명세서를 작성하거나 자신이 연구·개발한 최선의 발명수행방법이 아닌 실
시예를 공개하는 등으로 해서 기술의 공개는 최소로 하면서 독점권이라는 특
허제도의 혜택만을 향유하려는 경향을 보이고 있어서 특허제도의 무용론을 제
시하고 있는 견해가 있을 정도이다.
즉, 특허를 획득할 수 있을 정도만의 기술공개만 할뿐이어서 특허제도의 목
적인 과학기술발전을 오히려 저해할 수 있다는 것이다. 소프트웨어의 특허법
적 보호방법에 대해 비판적인 견해 역시 이러한 폐해가 있음을 근거로 하여
과연 독점권을 줄 수 있을만한 정도로 진보된 기술인가에 대해 회의를 표시하
는 견해가 많음도 사실이라 하겠다.
일본의 특허 심사기준
일본에 있어 소프트웨어의 특허제도에 있어 주목할 만한 것이 바로 일본 특허
청이 1997년 2월 27일에 인터넷의 홈페이지에 공표한 바 있는 신 특허심사운
용지침(이하 신 심사운용지침이라 함.)이다. 왜냐하면 종래의 심사기준인
1987년 개정 특허법을 위한 심사기준(이하 종래 심사기준이라 함.)중 '산업상
이용할 수 있는 발명'의 심사기준에서는 '컴퓨터 프로그램을 기록한 기록매
체'가 음악을 CD에 저장한 것과 똑같은 '정보의 단순한 제시'이므로 기술적
사상이 아닌 것으로서 발명에 해당하지 않는다고 하고 있었던 반면 신 심사운
용지침에서는 동 요건을 삭제함으로써 '컴퓨터 프로그램을 기록한 기록매체'
를 특허 가능한 발명으로 하였기 때문이다. 다만 주의할 것은 '컴퓨터 프로그
램 리스트(소스코드)'는 정보의 단순한 제시로 발명에 해당하지 않는다고 하
고 있다는 것이다(Otsoka-Fumiaki, "컴퓨터 소프트웨어 관련발명에 대한 일본
국에 있어서의 신심사운용지침", AIPPI·KOREA 국제세미나, 1997.5., 101면이
하 참조).
구체적으로 살펴보면 신 심사운용지침의 하나인 '산업상 이용할 수 있는 발
명'의 심사운용지침에서는 발명에 해당하지 않는 유형으로 첫째, 자연법칙 자
체, 둘째, 단순한 발견으로서 창작이 아닌 것, 셋째, 자연법칙에 위반한 것,
넷째. 자연법칙이외의 법칙 및 이들을 이용하고 있는 것, 다섯째, 기능, 여섯
째, 정보의 단순한 제시, 일곱째, 단순한 미적 창작물, 여덟째, 발명의 과제
를 해결하기 위한 수단은 제시되어 있으나 그 수단에 의하여서는 과제를 해결
하는 것이 명확히 불가능한 것 등을 열거하고 있다(Otsoka-Fumiaki, 앞의 글,
107-108면).
아울러 "프로그램을 기록한 기록매체' 또는 '구조를 가진 데이터를 기록한
기록매체'로서 특허 청구된 것에 '발명'에 해당하는 경우가 있다라고 기술하
고 있어 종래 심사기준의 입장을 변경함을 명시적으로 나타내고 있다 하겠다
(Otsoka-Fumiaki, 앞의 글, 110면).
일본 S/W 심사기준
신 심사운용지침의 하나인 특정기술분야의 심사 운용지침중 '제1장 컴퓨터 소
프트웨어 관련발명'에서는 전술한 바 있는 '산업상 이용할 수 있는 발명의 심
사운용지침'에 있는 기준으로 용이하게 판단되는 것은 그 기준에 의한 것으로
하고 그 외 컴퓨터 소프트웨어 관련발명에 특유한 것으로서 첫째, 하드웨어
자원에 대한 제어 또는 제어에 따른 처리, 둘째, 대상의 물리적 성질 또는 기
술적 성질에 기초한 정보처리, 셋째, 하드웨어 자원을 사용하여 처리하는 것
등은 '발명'에 해당하는 것으로 하고 있다(Otsoka-Fumiaki, 앞의 글, 108면).
구체적 예로서 살펴보면, 첫째, '하드웨어 자원에 대한 제어 또는 제어에
따른 처리'에 해당하는 것은 예를 들면 컴퓨터에 접속된 의료기구 등의 외부
장치의 제어를 컴퓨터에 의하여 행하는 경우와 윈도95 등과 같은 운영체제프
로그램이 컴퓨터 자체의 작동을 제어하는 경우 등이 있다 하겠다. 둘째로,
'대상의 물리적 성질 또는 기술적 성질에 기초한 정보처리'에 해당하는 것은
예를 들면 이미지데이터의 특성을 이용하여 처리하는 컴퓨터의 화상처리방법
과 같은 것이 있다 하겠다. 셋째로, '하드웨어 자원을 사용하여 처리'하는 것
에 대해서는 '하드웨어 자원의 단순한 사용' 즉, '무엇을 입력장치로부터 입
력하고, 무엇을 연산장치에 의하여 연산하고, 무엇을 기억장치에 기억하고,
무엇을 출력장치에서 출력한다'등과 같은 사항에 해당하지 않을 때에 자연법
칙을 이용한 것으로서 '발명'에 해당한다고 하는 것이다((Otsoka-Fumiaki, 앞
의 글, 106-107면).
신 심사운용지침의 의의
일본의 종래 심사기준이나 신 심사운용지침에서는 공통적으로 '소프트웨어 자
체'에 대해서는 '발명'에 해당하지 않는다고 하고 있다. 그러나 종래 심사기
준이 '컴퓨터 프로그램을 기록한 기록매체'로 출원(특허청구)된 발명은 컴퓨
터 프로그램에 특징이 있는 것이지 매체에는 특징이 없는 것이므로 '정보의
단순한 제시'에 해당한다고 하여 특허법상의 '발명'에 해당하지 않는다라고
하고 있지만, 신 심사운용지침에서는 전술한 바와 같이 아예 이런 요건을 삭
제하고 명시적으로 발명에 해당할 수 있다고 밝히고 있는 것이다
(Otsoka-Fumiaki, 앞의 글, 107면).
소프트웨어 자체에 대해서는 특허를 인정하지 않으면서 디스켓, CD-ROM 등
의 기록매체에 기록된 소프트웨어에 대해서는 특허를 인정하는 것이 모순은
아닐까 싶은 생각이 들것이다. 그러나 바로 여기에 신 심사운용지침의 의의가
있는 것이다.
최근의 일련의 소프트웨어 저작권 소송에서 미국법원은 그 보호범위의 축소
를 지향하고 있는 바 소프트웨어 개발사로서는 저작권적인 보호에서 보호받지
못하는 부분에 대해서도 보호가 가능한 소프트웨어의 특허법적 보호필요성이
강하게 대두되었던 반면에 농경시대, 산업시대를 거치면서 유형적인 산물을
대상으로 하는 특허법의 특성상 무형적인 소프트웨어의 발명성 인정이 어려웠
던 것이 사실이다. 특허법에서 '발명'에 해당하기 위한 요건으로 요청하고 있
는 '자연법칙의 이용'이 바로 문제사항이었던 것이다.
따라서 이러한 특허법을 개정하지 않는 이상 어떻게든 유형적인 산물과의
관련이 필요했고, 그 과정에서 '자연법칙의 이용'요건을 충족하는 것으로 해
석이 가능하다는 착안 하에 미국에 이어 일본이 '컴퓨터 프로그램을 기록한
기록매체'의 특허가 가능하다고 인정한 것이다. 그렇게 함으로써 산업시대의
특허법하에서 편법이나마 정보사회의 산물인 소프트웨어의 특허성을 인정해
산업계를 비롯한 사회의 특허법적 보호필요성 요구를 수용할 수가 있었다 하
겠다. 그러나 이것은 어디까지나 편법적이고 과도기적인 조치라 할 수밖에 없
다 하겠다.
다만, 우리나라에도 1998년부터 특허청에 의해 도입되는 '컴퓨터 프로그램
을 기록한 기록매체'의 특허가능성인정제도를 두고 정부부처간에 이견이 도출
되고 있는데, 그 이유는 저작권으로도 보호받을 수 있는데 굳이 편법적으로까
지 하면서 미국과 일본을 따라가 '기록매체에 기록된 소프트웨어'의 보호필요
성이 있는가 하는 것이다.
전면적 S/W특허 인정돼야
특허의 보호이유가 권리자에게 일정기간의 독점권이라는 이익을 제공함으로써
최신기술의 공개를 촉진하고 이로서 과학기술의 발전을 도모하고자 함이라고
한다면 산업사회의 유형적인 산물에 대해 특허를 인정하는 것과 같이 정보사
회의 무형적인 산물에 대해서도 특허를 가능하게 하는 것이 보다 합리적인 것
이 아닌가 하는 것이다. 때문에 필자는 특허법의 개정을 통해서 컴퓨터 소프
트웨어의 전면적인 발명성을 인정하여야 한다는 생각이며, 비록 편법적이라는
점에서 비판되고는 있으나 과도기적으로 '컴퓨터 프로그램을 기록한 기록매
체'의 특허가 가능하다고 하는 것이 바람직하다 하겠다. 다음달에는 인터넷
도메인네임과 상표법이라는 주제로 최근 IHAC 등에 의해 제기된 대안 등을 중
심으로 살펴보고 한다.
참고문헌
송영식–이상정–황종환, 제4전정판 지적소유권법, 육법사, 1996.
Otsoka-Fumiaki, "컴퓨터 소프트웨어 관련발명에 대한 일본국에 있어서의
신심사운용지침", AIPPI·KOREA 국제세미나, 1997.5.
E-Robert Yoches and Esther H. Lim, "미국내의 소프트웨어 관련 발명에
대한 특허보호", AIPPI·KOREA 국제세미나, 1997.5.